지적재산권에 양도에 있어 due diligence에 대해

특허권, 상표권 그리고 저작권의 재산적 가치가 크게 인정되는 시대이다. 지적재산권은 담보물로서도 많이 사용된다. 이에 지적재산권 양도시에 due diligence는 단지 소유권 뿐 아니라 담보권 존재 여부에 대한 조사도 반드시 이루어져야 한다.

특허권과 상표권은 USPTO에 등록에 의해 생성되는 권리로 소유권(ownership interest)이전은 반드시 USPTO에의 등기를 통해 이루어진다.

그러나 소유권이전이 아닌 담보권 (security interest)은 특허소유권자의 주영업지(principal place of business) 소재지인 주정부에의 UCC Financing Statement 등기를 통해이루어진다. In re Cybernetic Servs. Inc., 239 B.R. 917, 52 U.S.P.Q.2d 1683 (Bankr. 9th Cir. 1999). 이른바 UCC filings 조사가 바로 이러한 담보권에 대한 조사인 것이다.

반면, 저작권의 소유권및 담보권 조사는 U.S. Copyright Office 의 등기부 조사로 가능하다. National Peregrine, Inc. v. Capitol Fed. Sav. & Loan Ass’n, 116 B.R. 194, 16 U.S.P.Q.2d 1017 (C.D. Cal. 1990). 다만 등록되지 않는 저작권의 경우에는 담보권조사는 해당 주정부의 UCC filings 조사를 통해 이루어져야한다. In Aerocon Engineering Inc. v. Silicon Valley Bank, 244 B.R. 149, 54 U.S.P.Q.2d 1329 (Bankr. N.D. Cal. 1999).