지적재산권의 침해소송권 양도에 대해

지적재산권은  독점적 사용권이기에 일반 재산권처럼 권리침해시 이에 대한 소송권을 포함한다.  최근 지적재산권의 침해소송권 양도에 관련된  다음과 같은 판결이 내려졌다.

특허권 양도시에 이에 부수된 소송권양도는 특허권 양도 이전에 발생한 침해에 대한 소송권은 포함하지 않는다.  다만 양도계약에 이전침해에 대한 소송권 양도를 명백히 규정한 경우에는 예외이다. (Nano-Second Technology Co. v. Dynaflex International, (C.D. Cal. 2013))

저작권의 침해소송권은  저작물에 대한 독점권이 있는 경우에만 인정된다.   저작물에 대한 아무런 독점권없이 침해소송권만 양도한 경우에는 양수인에 의한 침해소송이 인정되지 않는다.  (Righthaven v. Hoehn (9th Cir. 2013))

지적재산권의 경제적 가치가 높아짐에 따라 부수적 권리인 침해소송권 (특히 손해배상청구권) 의 경제적 가치 또한 높아졌다.  따라서 침해소송권 양도에 대한 due diligence 가 필요하다.

고용분쟁에 대한 중재 조항의 효력에 대해

캘리포니아주는 고용분쟁을 법원소송이 아닌 중재 (arbitration) 절차를 통해 해결한다는 중재조항을  일반 계약법에 위배되지 않는 범위내에서 그 효력을 인정한다.  실질적으로 또한  형식적으로 부당 (unconscionability) 하지 않아야 법원에 그 집행을 청구할 수 있는 것이다.

중재조항은 상호간에 이루어진 합의로,  적절한 증거조사수집을 인정하며,  중재비용을 고용주가 부담하며,  중립적 중재인 선임 등 공정성을 보장하는 내용을 갖추어야한다. (Armendariz v. Found. Health Psychcare Servs., Inc. (2000))

중재조항의 내용을 고용인이 분명하게 인식하고 이에 대해 서면으로 동의하여야 한다.  두꺼운 직원지침서의 한 부분에  끼워있는 중재합의서는 그 효력이 인정되기 어렵다. (Sparks v. Vista Del Mar Child and Family Servs. (2012)   또한 고용인이 서명하지 않으면 그 효력이 인정되지 않는다. (Gorlach v. Sports Club Co. (2012))

중재합의는 그 자체가  하나의 계약으로 당사자간의 자발적이고 적법한 합의가 성립된 경우에만 법원에 그 집행을 청구할 수 있다.

지적재산권과 부부공동재산권 (community property) 에 대해

지적재산권의 양도나 침해소송에 있어 가장 먼저 고려해야할 사항중 하나는 누구에게 소유권이 있는가 하는 것이다.  적법한 지적재산권 소유권자만이 해당 지적재산권을 양도할 권한이 있으며  또한 침해소송을  제기할 권한이 있는 것이다.

캘리포니아주에서는 결혼기간 중 모은 재산은 부부공동재산으로 이혼 시 50/50 분할의 원칙이 적용된다.  특허는 연방특허법에 의해 보호규제되나 이혼시 부부간에 있어서는 주법에 따른 분할이 가능하다.  (Enosys LLC v. Nextel Communications, Inc. et al, 614 F.3d 1333 (Fed. Cir. 2010).)

비록 발명자-배우자의 1인만의 이릉으로 특허등록 되었다 하더라도 비발명자-배우자도  해당특허가 부부공동재산인 경우에는 특허권에 대한 1/2의 지분이 있는 것이다.   따라서 특허권 양도나 침해소송시 소유권자에 대한 due diligence 함에 있어 특허권자의 혼인관계 사항또한 살펴봄이 바람직하다.